臺灣最近大修之專利法於2011年12月21日立法院通過總統(tǒng)公布並自2013年1月1日起開始實施。惟該法才實施數個月,立法委員發(fā)現新法中有三項缺失而主動提案修法。該修正之條文已於2013年5月31日立法院三讀通過,並經總統(tǒng)於今年6月11日公佈實施。此次主要修法內容如下:
- 恢復舊專利法中原先規(guī)定之對專利故意侵害有三倍懲罰性損害賠償之規(guī)定(§97)。
- 現行法中對三倍懲罰性損害賠償規(guī)定已被刪除,其原因係專利專責機關認為該規(guī)定為英美普通法之制度,與臺灣一般民事損害賠償採取損害填補制度不同,因而被刪除。
- 惟立法委員認為在臺灣之著作權法、營業(yè)祕密法、公平交易法以及健康食品管理法等法中均規(guī)定有懲罰性損害賠償制度,且該規(guī)定在國外亦均有之,因此增訂懲罰性損害賠償之規(guī)定。
- 對同日申請發(fā)明及新型專利而選擇發(fā)明專利則新型專利視為自始不存在之規(guī)定改為「新型專利權自發(fā)明專利公告之日消滅」以接續(xù)保護專利申請人之權利(§32)。
- 按新法中雖正式承認同一人就同一創(chuàng)作於同日得分別申請發(fā)明專利及新型專利,惟因新型係採形式審查,數個月內即可獲準,惟如其後發(fā)明專利案獲準專利,則專利專責機關應通知申請人擇一,如申請人選擇發(fā)明專利權(其保護年限較久,權利較安定),則其新型專利權(其保護年限較短僅10年,權利較不安定)視為自始不存在。
- 惟立法委員認為此一規(guī)定將衍生許多問題,例如該新型專利已授權或讓與他人,其權利金/價金是否須返還?等等問題。因此提案改為「其新型專利權自發(fā)明專利公告之日起,歸於消滅」以接續(xù)權利。
- 惟在該一條文中,立法委員亦同時修正對於同一日申請發(fā)明專利及新型專利時應分別聲明,否則不予發(fā)明專利。同時當申請人已取得新型專利權者,僅得在請求補償金或行使新型專利權(損害賠償)間擇一主張。
- 新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告(§116)。
- 現行法中規(guī)定新型專利權人行使新型專利權時,應先提示新型專利技術報告進行警告。如未「提示」技術報告進行「警告」,則不得主張其權利,包括損害賠償請求權。
- 惟立法委員認為新型專利僅有形式審查,現行法中為了防止權利濫用而規(guī)定「行使新型專利權時,應提示新型專利技術報告進行警告」。惟對現行條文之解釋業(yè)界見解不一,法院之作法亦未統(tǒng)一。因此立法委員此次修法明定權利人如未提示新型專利技術報告,不得進行警告。
上述專利法修正案由立法院經濟委員會於2013/5/29初審通過,並於2013年5月31日立法院院會三讀通過。該修正法現已由總統(tǒng)於6月11日正式公佈實施。按此次專利法之修正為立法委員主動提案通過立法,將來對專利故意侵害之保護加強,國內外廠商同時申請發(fā)明及新型獲取專利保護之數量亦將會增加。
對於專利申請人而言,除了化學品或方法等以外之發(fā)明專利申請案,為了早日取得專利保護,申請人似可考慮在同日申請發(fā)明專利及新型專利申請案並分別聲明。實務上發(fā)明專利申請案自申請日起至獲準止平均至少須要3~4年以上之期間,惟新型申請案僅有形式審查,在申請後4~6個月即可獲準專利取得保護。因此如申請人同日申請發(fā)明及新型專利申請案,因為依新修正法規(guī)定,在發(fā)明專利申請案獲得專利時,申請人可將新型專利放棄,而其權利自發(fā)明專利公告日起消滅,則其專利權利可以繼續(xù)被保護,即前段以新型專利保護而發(fā)明專利獲準後者則以發(fā)明專利保護。如此之雙重保護對專利申請人而言其保護更長並較周全。