因科技發展、行銷手法日新月益,原「商標識別性審查要點」已略嫌不敷使用,而容易在不同審查官間產生不同的審查見解。因此,經濟部智慧財產局於2008年12月公布新的「商標識別性審查基準」,並於2009日1月1日開始施行,同日並廢止原「商標識別性審查要點」。新基準中明定較完整的識別性理論,並就審查實務上常見的案例詳加說明,建立客觀基準,以期達成審查判斷上的一致性,並使申請人有所依循。
新實施之「商標識別性審查基準」依商標先天與後天之識別性,明定商標獨創性、任意性、暗示性、描述性審查上的參酌因素,以及取得後天識別性的判斷參酌因素。其中,明確規定商標有無識別性應以我國相關消費者的認知為準,並應考量個案事實及證據,就商標與指定商品或服務之關係、競爭同業使用情況及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素而綜合判斷。
外國語文先天識別性的判斷,原則上依我國相關消費者的理解為準,但若外國語文商標在以該語文為母語的國家獲準註冊,仍應參酌其事實,以考量該外國語文之識別性。此外,就後天識別性之取得,申請人必須舉證證明,並須以國內相關消費者的認知為判斷標準。
「商標識別性查基準」實施後,在識別性之判斷上皆須以國內相關消費者的認知為準,使用證證據亦應以「國內的使用證據」為主,有別於舊有「商標識別性審查要點」中不限於國內之規定。因此,一般認為新制定之「商標識別性審查基準」比原「商標識別性審查要點」在審查認定上較為嚴格。